l  사건 개요

피고는 S국에서 선사용상표를 위생용품 등에 사용하였고, 마드리드의정서에 의한 국제상표등록을 받았다. 원고는 피고와 선사용상표 사용상품의 수입에 관해 교섭을 진행하던 중 '유통업체상표(private label)' 방식으로 수입할 것을 제안하였다가 거절을 받아 선사용상표가 표시된 상품을 그대로 수입하기로 합의하였다. 원고는 피고로부터 사용상품을 수입해 국내에서 광고, 판매해 오다가, 피고와 분쟁이 발생해 수입이 중단되자 이 사건 등록상표를 출원하였다. 피고는 출원 절차에 선사용상표에 관한 '정보제출서'를 제출했고, 특허청 심사관은 상표법 제34조 제1항 제13호, 제20호의 거절사유가 있다는 거절이유를 통지한 후 거절결정을 하였다. 출원인 원고는 이에 불복하는 심판을 청구했고, 특허심판원은 거절결정을 취소하는 환송심결을 하였으며, 등록상표는 그 취지에 따라 등록되었다. 그 후 피고는 등록상표에 대한 무효심판을 청구했고, 특허심판원은 상표법 제34조 제1항 제20호의 사유를 인정해 상표등록을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였다.

l  판시 요지

(1) 상표법 제150조의 일사부재리가 적용되는 심판은 ‘확정된 심결’과 청구취지가 동일한 심판, 즉 청구취지의 대상이 되어 있는 권리가 동일하고 종류가 동일한 심판을 의미한다. 환송심결과 이 사건 무효심판 청구는 그 청구취지 및 심판의 종류가 다르다. 즉 환송심결의 청구취지는 ‘원결정을 취소하고, 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다’는 것인 반면, 이 사건 무효심판 청구의 청구취지는 ‘이 사건 등록상표의 등록을 무효로 한다.’는 것이다. 또한 상표법 제116조가 정하는 거절결정에 대한 심판은 심사관의 상표등록거절결정에 대한 출원인의 불복수단으로서 당사자 대립구조를 전제로 하지 않는 사건인 반면, 상표등록의 무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 상표등록 등이 제117조 제1항 각호의 사유를 주장하며 상표권자 등을 상대로 등록무효를 구하는 사건이다. 따라서, 청구취지와 심판의 종류가 다른 환송심결이 확정되었더라도 그 일사부재리의 효력이 이 사건 무효심판 절차에까지 미치지 않으므로, 이 사건 무효심판 청구는 일사부재리에 위배되지 않는다.

원고는 거절결정 불복심판과 등록무효심판의 분쟁의 실체가 동일하고, 이해관계인이 정보제출이나 이의신청 등의 방법으로 절차적 권리를 행사한 경우 등에는 심판의 종류 및 청구취지에 얽매이지 않고 분쟁의 실체를 중심으로 판단해야 하므로 법적 안정성의 견지에서 일사부재리 원칙이 적용되어야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 확정된 환송심결의 일사부재리의 효력이 무효심판 절차에도 미친다고 본다면 환송심결과 같이 거절결정불복심판절차에서 출원인의 심판청구가 받아들여지는 경우에는 당해 심결에서 판단된 내용 및 자료와 관련하여서는 장차 어느 누구도 등록무효심판 자체를 청구할 수 없게 되는 부당한 결론에 이르게 된다. 또한, 상표법 제150조가 정하는 일사부재리의 효력은 대세효가 있으므로 심판청구인이 상표권자와 어떠한 관계가 있는지 혹은 출원 단계에서 이의신청을 하였는지와 같은 개별적 사정에 따라 효력의 발생 여부가 달라져서는 안 된다. 어느 모로 보나 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 이 사건 등록상표는 선사용상표와 표장, 상품이 동일, 유사하다. 원고가 이 사건 등록상표를 출원하기 전 피고로부터 선사용상표가 포장지에 표기된 사용상품을 수입하여 국내에서 판매하기로 하고, 피고는 제품을 생산하고 원고를 위해 원산지 증명서, 송장 및 대금청구서를 발급하였으므로 원고와 피고는 업무상 거래 관계에 있었던 것으로 보이고, 이에 대해 당사자 사이에 다툼도 없다.

다음의 사정들을 고려하면, 피고가 외국에서 선사용상표를 사용상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 선사용상표를 표시한 상품을 전시·양도하는 등의 행위를 한 바는 없지만, 그 상품이 원고에 의하여 국내로 수입되어 선사용상표를 표시한 상태 그대로 국내의 정상적인 거래에서 전시·양도되는 등의 방법으로 유통되었고, 특히 원고가 피고의 공식수입원임을 강조하여 판매되었으므로 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 선사용상표가 피고의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식된 경우에 해당한다. 따라서 피고가 국내에서 선사용상표를 사용한 것으로 보는 것이 타당하므로 이 사건 등록상표는 원고가 업무상 거래관계 등을 통해 피고가 사용하는 상표임을 알면서 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 것으로, 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다.

① 원고는 피고에게 원고 상표를 사용한 유통업체상표 방식으로 납품을 제의하였으나 피고는 이를 명확히 거절하고 피고 선사용상표 사용상품이 수입되었다. ② 원고는 선사용상표 사용상품을 국내수입한 후 사용설명 및 원산지표시 스티커를 부착하는 외에는 아무런 변경을 가하지 않은 채 그대로 판매하였다. ③ 원고는 등록상표의 출원일 이후에도 자신의 국내 인터넷 홈페이지에 선사용상표가 표시된 생리대 등 제품의 사진들을 판매를 위해 게시하면서, 해당 제품이 ‘공식수입’ 품이고, 원고가 공식수입원임을 강조하였는데 이는 수입품의 정품 출처표시로서 피고의 선사용상표가 사용되고 있음을 전제로 한다. ④ 피고의 선사용상표가 표시된 생리대 등은 모두 피고가 외국에서 개발하여 생산한 것으로, 원고는 피고로부터 안전성 자료를 제출받아 국내에 수입품목허가를 신청하였을 뿐인데, 이는 피고의 선사용상표가 표기된 제품이 전적으로 피고에 의해 품질관리가 되고 있었음을 보여준다.