2017후1854 등록무효(특) (다) 상고기각

[명세서 기재요건 구비 여부가 문제된 사건]

◇의약의 용도발명에서 명세서에 기재된 약리효과를 나타내는 약리기전이 출원 전에 명확히 밝혀졌다는 특별한 사정이 존재하는지 여부◇

약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결, 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730, 2015후727 판결 등 참조).

☞ 이 사건 특허발명(‘5-HT1A 수용체 서브타입 작용물질’)은 이 사건 화합물이 세로토닌 수용체 서브타입인 5-HT1A 수용체에 작용물질 활성을 갖는다는 성질에 기초하여 5-HT1A 수용체 서브타입과 관련된 양극성 장애가 있는 환자의 치료라는 새로운 의약용도를 발명의 대상으로 삼은 발명임

☞ 그런데 명세서의 발명의 설명에는 이 사건 화합물에 그러한 약리효과가 있다는 것이 시험례로 기재되어 있지 않고 이를 대신할 구체적인 기재도 없음. 또한 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 당시 5-HT1A 수용체 작용 활성 등이 양극성 장애의 양극성 우울증에 약리효과를 나타낸다는 약리기전까지 명확하게 밝혀졌다고 볼 수도 없음(5-HT1A 수용체 작용 활성이 약리효과를 나타낸 단극성 우울증은 양극성 장애에서의 양극성 우울증과는 상이한 질환임 등)

☞ 따라서 이 사건 특허발명은 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제3항에 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다는 이유로, 이와 결론이 같은 원심판결을 수긍한 사례